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🗄️상표권 심사절차

상표 출원서가 제출되면 심사관에 의해 심사가 개시되며, 아래와 같은 절차가 진행됩니다.

1. 오피스 액션 (Office Action) 및 출원인의 응답 (Applicant's Reply)

심사관은 출원인이 제출한 상표 사용 견본에 대해 상표를 실제로 사용하였는지 여부, 출원상표가 상품의 출처표시로 식별력을 가졌는지 여부, 미국의 선등록/선사용 상표와 유사하여 혼동/오인/기만 가능성이 있는지, 해당 상품/서비스의 단순 설명 (merely descriptive)인지 여부 등의 상표등록요건을 심사합니다. 출원상표가 이러한 등록요건을 만족하지 못한다고 판단하면, 심사관은 첫번째 오피스 액션을 출원인에게 통지합니다.

출원인은 오피스 액션에 대해 응답하여 의견을 심사관에게 제출하며, 원하는 경우 의견제출과 함께 출원서를 보정할 수 있습니다. 출원인이 희망하는 경우 심사관과의 인터뷰를 가질 수도 있습니다.

심사관은 출원인의 응답을 검토한 후, 그 응답으로 인해 등록 요건을 만족하게 되었다고 판단하면, 출원공고 결정을 출원인에게 통지할 수 있습니다. 또는 심사관은 출원인의 응답에도 불구하고 등록 요건을 만족하지 못한다고 판단하면, 거절이유를 기재한 ‘최종’(Final) 오피스 액션을 출원인에게 통지합니다.

출원인은 ‘최종’(Final) 오피스 액션을 수령한 경우 재심사(Request for Reconsideration) 제출, 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board; TTAB)에 대한 항소(Notice of Appeal) 제출을 하여 대응할 수 있습니다.

심사관이 출원상표에 대해 더 이상 거절이유가 없다고 판단하는 단계에서 심사관은 상표의 출원공고 결정을 합니다. 공보(Official Gazette)에 출원공고된 상표에 대해서는 출원공고일로부터 30일간 제3자가 심사관의 결정에 이의(Opposition) 할 수 있는 기회가 제공됩니다.

출원공고 후 이의가 없으면, 상표등록되어 등록증(Registration Certificate)을 받거나 또는 상표허여통지(Notice of allowance) 를 받습니다. 상표허여통지가 발행된 경우, 6개월 이내로 상표 사용 견본과 함께 상표사용선언서(statement of use; SOU)를 제출하여 상표등록을 받을 수 있으며, 상표사용선언서의 제출 기간은 총 3년까지 연장이 가능합니다. 출원공고 후 제3자에 의한 이의가 제출되면 이의에 대한 심리가 진행되어 그 당부를 판단하며, 이의가 이유가 없다고 판단되면 상술한 등록증 또는 상표허여통지가 발행됩니다.

연방 상표등록의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 매 10년마다 갱신이 가능합니다. 미국 등록상표에서 주의하여야 할 점은 ①상표 등록일로부터 5년에서 6년 사이, ②상표 등록일로부터 9년에서 10년 사이, ③ 상표권의 존속기간갱신 후 갱신된 존속기간의 9년에서 10년 사이에 각각 상표 사용 견본과 함께 상표사용선언서를 제출하여야 등록상표가 계속 유효하게 존속 및 갱신될 수 있다는 것이며, 위 기간에 상표사용선언서를 제출하지 못하면 상표권은 취소 또는 만료됩니다.

또한, 미국에서는 USPTO에 상표등록이 존속하더라도, 상표권자가 사용을 재개할 의사가 없이 상표의 사용을 중지한 경우에는 상표권의 포기(abandonment)로 간주된다는 점을 주의하여야 합니다. 특히 3년의 연속적인 상표 불사용이 있는 경우 상술한 상표권의 포기의 일응(prima facie) 증거가 됩니다.

다음편에서는 미국 상표권의 권리행사에 대해 알아보겠습니다.

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💌 <스타트업의 미국 진출 가이드 - 미국 지식재산권 제도>는 격주 금요일에 연재됩니다. 다음편의 연재일자는 3월 14일(금)입니다.