🈸 상표권 신청(출원) 및 심사절차
미국 상표 출원을 위해서는 상표와 상표의 형식 그리고 상표를 사용하는 상품/서비스를 특정하여 기재한 상표 출원서를 USPTO에 제출해야 합니다. 여기서 주의할 점은 미국의 상표 법제는 상표의 출원과 등록 및 존속기간 연장의 각 단계에서 출원인/상표권자가 실제 상표를 사용하는지를 지속적으로 확인하며, 종국적으로 사용되지 않는 상표는 등록되지 못하거나 등록된 이후에도 그 권리가 취소/포기된다는 특징을 갖고 있다는 것입니다. 따라서 어느 상품/서비스에 대해 실제로 사용하지 않는 상표를 미국에서 등록받고 장기적으로 계속 보유하는 것은 쉽지 않습니다. USPTO에 상표 출원서를 제출할 때에는 다음의 4가지의 기반(Basis)중 하나 이상을 선택하여 출원하여야 합니다.
1. 사용(Use-in Commerce) 기반
미국 내 주간의 상거래 또는 외국과의 상거래에 실제 사용하고 있는 상표에 대한 출원입니다. 실제 사용 기반 출원시에는 상표를 실제 사용한 견본(specimen)을 제출하여야 하며, 상표가 사용된 상품/서비스 목록을 기재하여야 합니다.
2. 사용 의사(intent-to-use) 기반
상표 출원일 현재 실제 사용하고 있지는 않지만, 장래 미국 내 주간의 상거래 또는 외국과의 상거래에서 사용하고자 하는 진정한 의사가 있는 상표에 대한 출원입니다. 사용 의사 기반 출원에서는 상표 사용 견본을 제출할 필요가 없고, 출원서에 출원인이 상표를 사용하고자 하는 진정한 의사가 있음을 진술하는 기재를 합니다. 또한 심사관의 심사 후 상표허여통지(notice of allowance)를 받게 되면, 통지서의 발급일로부터 6개월 이내에 상표의 사용 견본(specimen)을 첨부한 사용진술서(statement of use)를 제출하여야 상표등록을 받을 수 있습니다. 위 제출 기한은 신청에 의해 총 3년까지 연장될 수 있습니다.
3. 외국 등록 상표 기반
외국에서 등록된 상표가 있는 경우, 그 상표등록증을 제출하고, 출원서에 미국 내 주간의 상거래 또는 외국과의 상거래에서 사용하고자 하는 진정한 의사가 있음을 진술하는 기재를 함으로써 상표를 출원하고, 또한 등록까지 받을 수 있습니다. 이 경우 출원시에나 상표허여통지(notice of allowance)를 받았을 때에 상표의 사용 견본(specimen)을 제출할 필요가 없습니다. 따라서 한국에 등록 상표를 보유한 자는 본 기반으로 출원하는 것이 사용 증거의 제출에 있어서는 절차적으로 용이한 방안이라고 할 수 있습니다.
4. 외국 출원 상표 기반
외국에서 출원된 상표가 있는 경우 그 외국의 출원일로부터 6개월 이내에 조약우선권을 주장하면서 미국에 출원을 하여 외국 출원일에 대한 우선일을 인정받을 수 있습니다. 본 기반은 조약 우선권 상 우선일을 인정받고자 하는 것이며, 미국에서 상표를 실제 사용한 경우에는 a) 실제 사용 기반을 제공하여 등록을 받을 수 있고, 외국 출원 상표가 등록된 경우에는 b) 외국 등록 상표 기반을 제공하여 등록을 받을 수 있습니다.
즉, 출원 기반(Filling Basis)는 상술한 1. ~ 4. 의 4가지이고, 등록을 받기 위해서는 등록 기반(Registration Basis)으로서 R1) 상표를 실제 사용하거나, R2) 외국 등록 상표가 존재하는 경우이어야 합니다. 또한, 후술하는 바와 같이 등록을 받더라도, 상표 등록일로부터 5년 및 9년이 되는 연차에 1년 이내로 상표 사용 증거를 제출하여야 등록상표가 유효하게 존속할 수 있습니다.
다음 시간에는 상표 심사절차에 대해 알아보도록 하겠습니다. 🤗
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💌 <스타트업의 미국 진출 가이드 - 미국 지식재산권 제도>는 격주 금요일에 연재됩니다. 다음편의 연재일자는 2월 28일(금)입니다.
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