🇺🇸 미국 특허 심사 및 등록
🏅 심사절차
정규출원의 심사절차가 진행되면 USPTO는 출원서류에 대한 형식적인 심사와 출원 명세서에 대한 실질적인 심사를 진행하며 이하 기재하는 프로세스에 따라 절차가 진행됩니다.
🔸한정요구(Restriction Requirement)
하나의 출원에 독립적이고 구별되는(independent and distinct) 2개 이상의 발명이 클레임되어 있는 경우, 심사관은 클레임된 복수의 발명 중 하나로 출원을 한정할 것을 출원인에게 요구할 수 있습니다. 이는 출원 수수료와 심사관의 심사 부담을 고려한 것이며, 출원인이 어느 하나의 발명(클레임 그룹)을 선택하여 한정하는 것으로 응답하면, 그 한정한 클레임 발명에 대해 심사가 진행됩니다. 이때 선택되지 않은 나머지 클레임 발명에 대해서는 한정요구를 받은 출원의 계속 중에 등록료 납부 이전이나 포기(abandonment) 이전에 별도로 분할출원(Divisional Application)을 제출할 수 있습니다.
🔸오피스 액션(Office Action) 및 출원인의 응답(Applicant's Reply)
심사관은 출원이 특허 등록 요건 – 특허적격성(Eligibility; 35 U.S.C §101), 신규성(Novelty; 35 U.S.C. §102), 비자명성(Non-obviousness; 35 U.S.C. §103), 명세서기재(Specification; 35 U.S.C. §112), 이중특허(Double Patenting) 요건 등 – 을 만족하는지를 심사하며, 만일 만족하지 못한다고 판단하는 경우 거절이유를 기재한 첫번째 오피스 액션을 출원인에게 통지합니다.
출원인은 오피스 액션에 대해 응답하여 의견을 심사관에게 제출하며, 원하는 경우 의견제출과 함께 클레임, 명세서를 보정할 수 있습니다. 출원인이 희망하는 경우 심사관과의 인터뷰를 가질 수도 있습니다.
심사관은 출원인의 응답을 검토한 후, 그 응답으로 인해 특허 등록 요건을 만족하게 되었다고 판단하면, 특허 허여 통지서(Notice of Allowance)를 출원인에게 통지할 수 있습니다. 또는 심사관은 출원인의 응답에도 불구하고 특허 등록 요건을 만족하지 못한다고 판단하면, 심사관은 거절이유를 기재한 ‘최종’(Final) 오피스 액션을 출원인에게 통지합니다.
출원인은 ‘최종’(Final) 오피스 액션을 수령한 경우 의견제출과 보정으로 대응할 수 있고, 대표적으로 출원인은 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에 대한 항소(Notice of Appeal) 제출, AFCP 2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)에 기초한 답변 제출로 대응할 수 있으며, 실용 특허의 경우 계속 심사를 위한 RCE(Request for Continued Examination) 제출할 수 있습니다.
🔸특허 허여 통지서
출원이 특허 등록 요건을 모두 만족하는 것으로 판단되면, 특허 허여 통지서(Notice of Allowance)가 통지되고, 허여 통지일로부터 3개월 이내에 등록료를 납부하면 특허가 등록되고 특허증(Letters patent)이 발행됩니다.
📝 등록 및 존속기간
특허 허여 통지가 되면 특허 출원인은 등록료를 납부하여 특허를 등록받을 수 있습니다. 등록된 실용 특허와 식물 특허는 최선의 미국 정규출원일로부터 20년까지 존속 하며, 이는 분할출원, 계속출원 또는 일부계속출원이 있을 경우 가장 빠른 미국출원일, PCT 국제 출원에 기초할 경우 PCT 국제 출원일로부터입니다. 우선권을 주장하는 경우에는 우선권의 기초가 되는 타국 출원일이나 미국 가출원일이 아닌, 우선권을 주장하는 미국 정규출원일로부터 20년이 기산됩니다. 등록된 디자인 특허는 특허 등록일 로부터 15년 동안 존속합니다.
실용 특허의 경우에는 특허 등록 이후 정해진 스케줄에 따라 특허유지료(maintenance fees)를 납부하여야 하는 점을 주의해야 합니다. 물론 대부분의 경우 등록 실용 특허의 대리인이 특허유지료의 납부기한이 도래하기 이전에 리마인드를 해주지만, 리마인드가 누락되는 사고가 발생할 수도 있으므로, 출원인도 특허유지료의 납부기한을 관리하는 것이 바람직합니다. 미국의 경우 특허 등록일로부터 각각 3년 6개월, 7년 6개월 그리고 11년 6개월까지의 정해진 기간 내에 특허유지료를 납부하여야 하며, 그 기간 내에 미납한 경우는 추납기간 6개월까지는 추가수수료를 납부할 수 있지만, 그 추납기간 6개월도 경과되면 특허는 소멸하게 됩니다. 디자인 특허나 식물 특허는 특허유지료의 납부는 불요합니다.
다음 시간에는 미국 특허권 권리행사에 대해 알아보도록 하겠습니다. 🤗
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💌 <스타트업의 미국 진출 가이드 - 미국 지식재산권 제도>는 격주 금요일에 연재됩니다. 다음편의 연재일자는 12월 20일(금)입니다.
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